什么是商标注册后的使用证明审查程序？如何应对？

【摘要】自2017年11月起，美国专利和商标局USPTO开始实施商标注册后审查使用证明的程序（Post Registration Proof of Use Audit Program，以下简称“商标后审程序”）。这个程序是为了促进注册商标能够持续进行商业使用，而非完成注册即一劳永逸。那么什么时候USPTO会对注册商标进行后审?如何应对商标后审程序？如果没有妥善应对商标后审程序会有什么后果？下面我们根据USPTO的回复为大家整理了这些关键问题。

1. 什么时候会启动商标后审程序？

首先，我们知道商标注册后有维持(Maintenance)程序，即在商标注册后的第5年与第6年之间，商标权人需要向USTPO提交一份持续使用声明(Declaration of Continued Use)，并就每一个注册类别提交至少一个样本，或者在特殊情况下商标权人因不可控原因暂时无法使用商标时，提交情有可原的不适用声明(Declaration of Excusable Nonuse)。其次，USPTO会随机进行商标后审。如果您的商标注册符合以下条件，那么就有可能被要求进行商标后审：1）您已及时提交了持续使用声明；且2）您的商标注册包括了a.至少一个类别，且包含四种及以上的商品或服务，或b.至少两个类别，且包含两种及以上的商品或服务。下面让我们结合下述举例理解:

2. 如何应对商标后审程序？

如果您被要求进行商标后审，您会收到第一封审查意见通知书(Office Action, OA)，告知您被选中参加后审程序。这封OA通常会有两部分要求：第一，审核人员会在每一个被审计的类别中额外选出两个商品或服务，您必须就每一个选中的商品或服务提交使用证明。第二，审核人员会指出您此前提交的持续使用说明中的任何问题(如有)，您必须对所有问题进行一一回复。视回复情况您也有可能会收到第二封和第三封OA。

第二封OA：如果您的回复中没有包括全部指定商品或服务的使用证明，或所提供使用证明不完全符合要求，或您仅仅简单删去了某一类别中被选中审查的商品或服务，您将会收到第二封OA，要求您提供商标注册的各类别中剩余所有尚未提供使用证明的商品或服务的使用证明。此时，比起之前每个类别中仅提供两个商品或服务的使用证明，您将面临更重的负担。如果您确实未在其中部分商品或服务上使用注册商标，您可以在第二封回复中要求删除该部分商品或服务。

第三封OA：在您回复了第二封OA之后，如果仍有任何商品或服务没有提供使用证明，您将收到第三封OA。此时如果您仍无法剩余使用证明，您可以要求删除该部分商品或服务，或自第三封OA核发之日起6个月内向Director请求重新审查审核人员的决定。核发第三封OA后USPTO会作出最终决定，无论您回复与否。

回复时间：您必须在1）OA核发之日起6个月内，或2）在法律要求的提交持续使用使用说明的期限届满之前作出回复，以两者中较晚的为准。提交持续使用说明的期限根据商标注册时间不同有所不同:

• 商标注册未满6年：自注册之日起满6年之前；

• 商标注册未满10年：自注册之日起满10年之前；

• 商标注册超过10年：此后均为每满10年之前，即自注册之日起满20年、30年之前，以此类推。

回复方式：您需通过USTPO的“电子商标申请系统”(Trademark Electronic Application System, TEAS)中专用于回复后审程序中OA的表格提交回复，并附上使用证明。其中回复表格中必须包括USPTO要求的声明[1]，且经商标权利人的授权代表签名。

使用证明：所谓使用证明就是能证明您如何在指定商品或服务上持续使用注册商标的证据，也即商标注册申请过程中提交的样本。USPTO提供了以下可作为使用证明的例子：

3. 商标后审程序的结果及其影响

根据商标权利人在后审程序中的回复不同，审查结果也有所不同：

如果您的回复及所提交使用证明符合了全部要求，您将会收到一份验收通知(Notice of Acceptance)，您的注册商标持续有效。

如果最终您就部分商品或服务提供了符合要求的使用证明，您将就这部分商品或服务收到一份验证通知，商标于该部分商品或服务上的注册商标权利继续有效，其余未提供使用证明的商品或服务会被取消。

但是如果您没有按时回复第一封或第二封OA，或是您没有就任何商品或服务提供符合要求的使用证明，那该被审计商标的注册会被全部取消，您对该商标不再享有注册商标权利。

我们再结合下表例子感受一下：

[1] The following declaration language should be included into the response form:

“The owner or holder was using the mark in commerce on or in connection with the goods and/or services identified in the registration for which use of the mark in commerce is claimed, as evidenced by the submitted proof of use, during the relevant period for filing the affidavit of use. The signatory being warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. §1001, and that such willful false statements and the like may jeopardize the validity of this submission, declares that the facts set forth above are true; all statements made of his/her own knowledge are true; and that all statements made on information and belief are believed to be true.”

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曾晖律师简介:

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所）的高级合伙人。曾律师连续三年（2017、2018和2019）被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中，仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC （纽约市前100杰出女性律师）。

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